Indicazioni geografiche nell’etichettatura dell’olio di oliva vergine ed extravergine. La disciplina in tema di rilevanza dei marchi commerciali

Indicazioni geografiche nell’etichettatura dell’olio di oliva vergine ed extravergine. La disciplina in tema di rilevanza dei marchi commerciali

La disciplina vigente

Come è noto in materia è oggi vigente il reg. 29/2012 il cui par. 2 prevede che la designazione d’origine, ai fini di tale regolamento, comprenda esclusivamente:

“a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;

b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5: i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione; ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione; iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;

c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.”

La norma prosegue sancendo che:

“5. La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

Tuttavia, l’art. 4. Par. 3, del reg. 29/2012 introduce un’eccezione ai sensi della quale “Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio”.

In tal modo si è rilevato come i marchi registrati precedentemente a tali date non fossero sottoposti alle normative che hanno stabilito il significato da attribuire all’indicazione di origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini.

Infatti il reg. 2815 del 1998 relativamente alle norme commerciali in materia di olio di oliva ha stabilito che la designazione dell’origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea, nei casi diversi da quelli relativi a denominazioni o indicazioni geografiche protette, dovesse corrispondere “alla zona geografica nella quale un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine» sono stati ottenuti” e che “un olio extra vergine d’oliva o un olio d’oliva vergine si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l’olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi”.

Già tale regolamento aveva previsto che “Qualsiasi riferimento a una zona geografica sull’imballaggio o sull’etichetta apposta su di esso è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione; — del nome del marchio o dell’impresa, la cui domanda di registrazione è stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1999 conformemente alla direttiva 89/ 104/CEE” relativa ai marchi d’impresa.

Nel 2002, invece, il legislatore europeo è intervenuto nuovamente sul punto emanando il reg. n. 1019 il cui art. 4, dopo aver previsto che l’indicazione d’origine per gli oli vergini ed extra vergini continui ad essere un’indicazione facoltativa, prevede che questa dovrà corrispondere non più al luogo in cui l’olio sia stato ottenuto, bensì all’area geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio.

Anche in tal caso, sono stati fatti salvi i nomi dei marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104 o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento n. 40/94.

Dunque, questi sono anni spartiacque sul concetto di origine degli oli, e il legislatore europeo ha stabilito che i marchi registrati prima di tali date non potessero essere sottoposti alla medesima disciplina applicabile per i marchi registrati successivamente.

In particolare, introducendo una distinzione discrezionale tra marchi d’impresa nazionali e comunitari, ha stabilito che le indicazioni geografiche eventualmente contenute in marchi d’impresa registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998, e in marchi d’impresa comunitari registrati successivamente al 31 maggio 2002, sono considerate designazioni di origine ai sensi del reg. attualmente vigente n. 29 del 2012, e quindi, dovranno corrispondere all’area geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

La disciplina dei marchi: il requisito della distintività

La direttiva 89/104 all’art. 3 lettera c), e il reg. 40/94 all’art. 7 prevedevano che fossero esclusi dalla registrazione o, se registrati, che potessero essere dichiarati nulli i marchi d’impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica.

La direttiva 89/104 veniva recepita dal legislatore italiano attraverso il decreto legislativo n. 480 del 1992, il quale sostituiva l’art 18 del regio decreto n. 929 del 1942, prevedendo, con norma oggi in vigore ai sensi dell’art. 13 del codice del consumo, che non potessero costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, tra l’altro, “i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la (..) provenienza geografica”.

Sul punto è presente una cospicua giurisprudenza:

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19 aprile 2016 n. 7736, relativamente al “Cotto d’Este” rileva come il nome geografico possa svolgere, come ogni altra parola, figura o segno, una funzione distintiva del prodotto che ne legittima la protezione come marchio di impresa a condizione che l’uso del toponimo non adempia ad una funzione meramente descrittiva, ma prevalga l’idea originale dell’imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all’attenzione del pubblico.

Infatti: “le denominazioni geografiche e le parole di uso comune, di per sé, non hanno capacità distintiva, ma possono acquistarla e dare luogo ad un marchio (che, una volta registrato, può essere anche) forte se, corredate da accorgimenti originali o da accostamenti di fantasia, acquistino un carattere originale ed un’efficacia individualizzante”.

Il Tribunale di Torino, il 19 dicembre 2014, ha ritenuto la nullità assoluta del marchio “Ratafià di Adorno”, in quanto considerata denominazione generica che designa le caratteristiche della produzione di questo liquore, e dunque carente dei requisiti essenziali per la registrazione di un marchio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 marzo 2011 ha affermato che il marchio contenente un riferimento geografico è valido allorché tale riferimento abbia un chiaro ed evidente significato fantastico, del tutto estraneo all’effettivo luogo di origine del prodotto, oppure quando esso abbia raggiunto in sé una talmente elevata capacità distintiva da rendere del tutto secondaria l’indicazione della provenienza geografica della stessa.

Dunque, affinché i marchi d’impresa, siano essi comunitari o registrati in Italia, e a prescindere da quando siano stati registrati, possano soddisfare il requisito della distintività, non devono essere costituiti esclusivamente da segni o indicazioni meramente descrittive.

Ciò implica che l’indicazione della provenienza geografica è legittimamente utilizzata in quanto parte di un marchio complesso dotato del carattere di originalità, carattere che non può dirsi sussistente laddove vi sia riferimento esclusivo ad una indicazione geografica o ad una categoria merceologica associata ad una indicazione geografica (es: Olio di Roma).

La disciplina dei marchi: il requisito della non ingannevolezza

L’ art. 3, lettera g) della direttiva 89/104, così come l’art. 7 del reg. 40/94, hanno stabilito che sia esclusa la registrazione dei marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico tra l’altro, circa “la provenienza geografica del prodotto o del servizio”.

Dunque, affinché i marchi d’impresa nazionali o comunitari possano essere considerati registrati conformemente alla direttiva 89/104 o al regolamento n. 40/94 del Consiglio, essi devono rispettare il requisito della non ingannevolezza anche per quanto attiene alla provenienza geografica del prodotto.

Inoltre, la direttiva n. 89/104, sostituita dalla dir. 2008/97 e dalla dir. 2015/2436 oggi vigente, ha previsto all’art. 12, tra i motivi di decadenza del marchio, che esso, dopo la data della sua registrazione, diventi idoneo ad ingannare il pubblico, e all’art. 3 che, se registrati, siano dichiarati nulli i marchi di natura tale da ingannare il pubblico.

Allo stesso modo, il regolamento n. 40/94 relativamente ai marchi comunitari, oggi sostituito dal reg. 26 febbraio 2009 n. 207, ha previsto all’art. 50 la decadenza del marchio come conseguenza della sua ingannevolezza sopravvenuta e all’art. 51 la sua nullità assoluta in caso di ingannevolezza originaria.

Sull’ingannevolezza del marchio contenente un nome geografico si è espressa la Corte di Giustizia, Sez. IV, con sentenza del 10 settembre 2009, causa 446/07 affermando: “Emerge dalla giurisprudenza della Corte che, ai fini della valutazione dell’idoneità ad indurre in errore di un’indicazione che compare su un’etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente”.

Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21472 del 2013 ha rilevato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che i nomi geografici ben possono essere usati come marchio di un prodotto quando, non provenendo quest’ultimo dalla località evocata con il predetto nome né essendo, comunque, un prodotto tipico di essa, assume rilievo determinante l’idea originale dell’imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all’attenzione del pubblico. Tale associazione, infatti, non essendo ispirata dalla provenienza del prodotto, ma frutto di fantasia, non può che appartenente al patrimonio ideale di chi per primo la compie (Cass. 8292/94, Cass. 9882/93, Cass. 5462/82, Cass. 16022/00). L’utilizzo lecito come marchio di un prodotto di un nome geografico che non costituisce indicazione geografica ricorre dunque quando non esiste alcun collegamento tra il prodotto e la località geografica e i prodotti tipici di questa”.

La Corte di Cassazione prosegue affermando che è “comunque sufficiente che risulti che in una certa località esista un certo prodotto conosciuto come da essa proveniente, per far sì che il nome di quella località non possa essere utilizzato come marchio per lo stesso tipo di prodotto.”

E’ noto come in relazione all’olio si possa parlare di una “categoria merceologica sui generis”, per la quale l’origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una particolare significatività, tenuto conto della centrale rilevanza per il consumatore delle indicazioni di carattere geografico dell’olio (come affermato da molteplici provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato sin dal 1997, dal Tar Lazio con sent. 2077 del 1999, e a livello europeo sin dal reg. 2815/98, il quale afferma che “gli oli di oliva vergini commestibili direttamente commercializzabili possono presentare qualità e gusti notevolmente diversi a seconda della loro origine geografica”).

Nel caso dell’olio, il riferimento geografico contenuto nel marchio, dunque, difficilmente potrebbe essere immaginato come frutto di fantasia, non idoneo a ingannare il consumatore in quanto il prodotto non sarebbe “tipico” della zona indicata. Infatti, l’olio appare di per sé come un prodotto le cui qualità sono collegabili ad una località geografica di cui si faccia riferimento in etichetta.

In conclusione:

Ai sensi della disciplina vigente, anche i marchi di impresa nazionali registrati entro il 31 dicembre 1998 e i marchi comunitari registrati entro il 31 maggio 2002 non devono fare riferimento a segni o indicazioni atte a designare esclusivamente una indicazione geografica o una categoria merceologica e un’indicazione geografica, in quanto sarebbero privi, in tal caso, dell’originalità e distintività richiesta dalla normativa sui marchi, così come modificata dal d.lgs. 480 del 1992 e attualmente vigente.

Inoltre, i marchi d’impresa saranno considerati ingannevoli e dunque radicalmente nulli nel caso in cui contengano un nome geografico non ispirato alla provenienza del prodotto, così come nel caso in cui contengano un’indicazione geografica che non rispetti la disciplina sull’origine vigente ratione temporis.

Nel caso in cui l’ingannevolezza sia invece riscontrabile a causa del mutamento di significato da attribuire all’indicazione di origine dell’olio, introdotta dal reg. 1019 del 2002 e attualmente vigente ai sensi del reg. 29/2012, essa sarà da considerarsi sopravvenuta e, dunque, idonea a comportare la decadenza del marchio.